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​​“公司已有的注册商标因与另一公司在先注册商标近似而被宣告无效后，仍继续进行相同商标申请及使用的行为，构成故意侵权，并可适用惩罚性赔

（本公众号中的案例选自广东省高级人民法院知识产权惩罚性赔偿典型案例集）”

案   情   简  述

2020年2月28日，原告兰研有限公司起诉被告一深圳某生物科技有限公司（以下简称百某公司）、被告二广东科某技术股份有限公司（以下简称科某公司）、被告三广州某美食品有限公司（以下简称某美公司）侵害商标权纠纷一案，在深圳前海合作区人民法院立案，依法公开开庭进行了审理。

2021年5月14日，深圳前海合作区人民法院作出一审判决，判决内容如下：

1、被告深圳某生物科技有限公司、广东科某技术股份有限公司应立即停止侵犯原告兰研有限公司注册商标专用权的行为； 

2、被告深圳某生物科技有限公司需赔偿原告兰研有限公司经济损失及合理开支共计100万元； 

3、被告广东科某技术股份有限公司对其中的10万元承担连带赔偿责任。

目前，一审判决已生效。

（案号：（2020）粤0391民初1392号）

✎ 该案具有代表意义的是：

1、本案为同类型案例适用惩罚性赔偿提供了可借鉴的司法实践样本； 

2、在确定赔偿基数时，充分运用证据规则，参照同行业上市公司财务报告计算出侵权商品的合理利润，从而确定侵权获利作为赔偿基数。

✎ 同时，本案对于被无效宣告方也具有一定的借鉴意义：

企业在遇到注册商标被无效宣告时，可以以此案作为参考，更加务实的考虑“注册商标被无效时应做出何种应对，才是更有利于企业的行为”。

下面将详细的介绍一下本案的核心内容。

第一部分

关于原告的权利基础

及起诉前的准备工作

一、首先我们介绍一下原告的权利基础

本案涉及到的商标专用权主要是第11230349号“兰研LANYAN”注册商标。

商标图样如下

▼

第11230349号“兰研LANYAN”注册商标注册人为华唯环球企业集团有限公司，核定使用商品为第3类的“洗涤剂；去污剂；抛光制剂；研磨材料；香精油；化妆品；牙膏；香；洗面奶；洁肤乳液”，有效期自2013年12月14日至2023年12月13日。
 

2015年8月21日原告受让取得上述注册商标。

二、原告商标的使用情况

原告通过赞助演唱会、邀请明星参加演出、发布广告等多种方式对“兰研LANYAN”品牌进行了宣传。
 

三、原告为诉讼做了哪些准备？

1、2019年4月23日，在福建省泉州市海峡公证处对“兰妍美”公众号进行搜索，并下载安装了“兰妍美”APP（Android版），在该APP上下单购买了“兰妍美多肽赋活冻干粉”、“兰妍美赋活精纯液”两款商品，对上述行为进行了公证；

2、2019年4月26日，在福建省泉州市海峡公证处下载并安装了“兰妍美”APP（iphone版），在该APP上下单购买了7款商品，包括“兰妍美赋活修复面膜”、“兰妍美臻美时光洁面泡泡”等，对上述行为进行了公证。

第二部分

被告被无效宣告的商标情况

及被告都做了哪些事儿？

一、被告被无效的第一件注册商标简介

案外人广州青芝堂商贸有限公司于2015年6月17日申请注册第17228719号“兰妍美”，于2016年8月28日被核准注册，核定使用商品为第3类的“研磨剂；牙膏；动物用化妆品；洗发液；洗洁精；干花瓣与香料混合物（香料）；空气芳香剂；上光剂；芳香精油；化妆品”，专用权期限自2016年8月28日至2026年8月27日。

商标图样如下

▼

2018年7月经商标局核准该商标转让至被告百某公司。

2018年1月8日，原告对第17228719号“兰妍美”商标提出无效宣告请求。

2019年1月23日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出《关于第17228719号“兰妍美”商标无效宣告请求裁定书》，裁定争议商标第17228719号“兰妍美”予以无效宣告。

（此裁定下发后，被告百某公司没有起诉）

二、在第一件注册商标无效宣告案件审理中，被告在03类再次重新申请“兰妍美”商标，并获准注册。

2018年4月23日，被告申请注册第30440718号“兰妍美”商标，于2019年2月14日被核准注册，核定使用商品为第3类的“研磨剂；牙膏；动物用化妆品；洗发液；洗洁精；干花瓣与香料混合物（香料）；空气芳香剂；上光剂；芳香精油；化妆品”，专用权期限自2019年2月14日起十年。

2019年5月13日，原告对第30440718号注册商标提出无效宣告请求。

2020年6月22日，国家知识产权局作出《关于第30440718号“兰妍美”商标无效宣告请求裁定书》，裁定争议商标第30440718号“兰妍美”予以无效宣告。

被告百某公司对该裁定不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院于2020年10月14日受理，在原告起诉被告商标侵权及不正当竞争时，该案仍在审理中。

三、第17228719号“兰妍美”商标在2019年1月23日被无效宣告后，被告并没有停止使用该商标，因而原告得以分别在2019年4月23日、4月26日，在被告经营的APP上购买了侵权商品，并以此为主要侵权证据将被告告上法庭。

第三部分

判决书中的精彩论述

对于本案，法庭一共总结了四个争议焦点，也就是本案的核心内容，下面一一介绍。

✎  争议焦点一，被告百某公司的行为是否构成对原告注册商标专用权的侵害以及是否构成不正当竞争。

（1）原告的“兰研”与被告的“兰妍美”构成近似商标

法院认为：“兰研”属于臆造词，具有先天的显著性，与被告使用的“兰妍美”在文字构成、呼叫等方面构成近似，使用在化妆品上，容易造成消费者的混淆。
 

因此，被告百某公司未经注册商标专用权人许可，在微信公众号名称、APP图标、商品名称以及商品上等多处使用“兰妍美”等标识，均属于在同一种商品上使用与他人注册商标近似的商标，侵犯了原告第11230349号“兰研”注册商标专用权。
 

（2）对于被告主观恶意的认定

在争议商标无效宣告中，被告在同一商品上又再次申请注册了相同商标 ，在争议商标正式无效宣告后，被告仍在同一种商品上继续使用与被宣告无效相同的商标，法院认为这种行为具有明显的恶意，有违商标法的诚实信用原则与社会主义核心价值观所提倡的诚信原则。

（3）关于原告主张的不正当竞争行为，因被告百某公司在微信公众号使用“兰妍美”字样的行为前述已认定为侵害商标权的行为，无需再通过反不正当竞争法予以重复保护，故本院对原告主张的不正当竞争行为不予认定。

✎  争议焦点二，被告百某公司应如何承担侵权责任，原告主张适用惩罚性赔偿是否成立。

（1）本案适用惩罚性赔偿的分析

根据商标法第六十三条第一款的规定，惩罚性赔偿的适用条件包括故意侵权和情节严重。

本案中，如前所述，被告百某公司实施侵权行为具有明显恶意，有违商标法规定的诚实信用原则和社会主义核心价值观所提倡的诚信原则；

其于2017年12月开始生产侵权商品，侵权持续时间较长，销售金额巨大，且被告百某公司系侵权商品的制造商，属于侵权源头。

因此，被告百某公司的侵权行为可认定为情节严重，符合适用惩罚性赔偿的条件。

（2） 关于被告百某公司的赔偿损失数额确定的问题

本案中，权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。

经查明，按照原告取证公证书显示的商品销售数量乘以单价，侵权化妆品的销售金额为12694602元。

关于利润率如何确定的问题，原告提交了同行业企业的年度利润率作为参照，被告未提交侵权商品利润率的证据，亦未提交证据推翻原告提交的同行业企业利润率的证据，故本院参照原告提交的同行业四家公司的平均利润率11.42%计算得出被告百某公司生产销售侵权商品的获利为1449724元。 
 

✎ 关于争议焦点三，被告科某公司作为侵权化妆品的被委托生产方是否应承担共同侵权责任。

被告科某公司与被告百某公司共同实施了在同一种商品上使用与他人注册商标近似的商标的行为，构成共同侵权，应承担立即停止侵权的侵权责任。

本案中，被告科某公司接受被告百某公司的委托生产侵权商品，亦是侵权商标的印制单位。被告科某公司在得知其受委托生产的商品涉嫌侵权后亦已暂停生产，可见被告科某公司尽了一定的注意义务。

但其印制的商标标识与《商标注册证》上的商标图样并不一致，而且接受委托时百某公司提供的《商标使用授权书》已明确约定百某公司使用该商标时不得改变该商标的原来标识，因此被告科某公司对侵权行为的发生仍具有一定过错，酌定被告科某公司对被告百某公司承担的赔偿责任中的10万元承担连带责任。

虽然被告科某公司构成共同侵权，但现有证据不足以证明其侵权行为主观上具有恶意，对其不适用惩罚性赔偿。
 

✎关于争议焦点四，被控侵权商品“轻畅胶原蛋白肽果冻”是否属于侵犯原告注册商标专用权的商品。 

被控侵权商品“轻畅胶原蛋白肽果冻”因属于食品类，与第11230349号“兰研”注册商标核定使用商品不属于相同或类似商品，故该款被控侵权商品不构成对第11230349号注册商标的侵犯，被告百某公司、某美公司对该被控侵权商品不应承担侵权责任。

综上所述，本案可以给我们以下启发：

1、商标无效宣告后，该注册商标专用权视为自始即不存在；

2、商标因与在先注册商标冲突被无效宣告后，应避免继续使用该商标，否则将构成故意侵权行为，并可以适用惩罚性赔偿；

3、如果注册商标不应被宣告无效，应尽量将首件注册商标的救济程序用尽；也就是说如果不服商评委对注册商标无效宣告的裁定，要尽量选择到北京知识产权法院起诉；

4、对于商标标识的印制单位，一定要注意，印制的商标标识应与《商标注册证》上的商标图样保持一致，避免后期受到侵权牵连。

END