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发布时间:2023-09-26 摘自:未知

含有外国国名的标志成功获得商标注册的三大秘诀!

      

含有外国国名的标志成功获得商标注册的三大秘诀!

    即使不经常接触商标注册的相关法律规定,我们也可以通过新闻报道,了解到“当一个标志与外国的国家名称相同或者近似时,是不得作为商标使用的”,那么使用尚且不可以,更不会获得商标主管机关的核准注册。但是我们又通过新闻或者购物时,又常会看到一些与外国国名有一定联系的商标,比如“NUTURE POLAND”(中文含义:自然波兰),American Standard(中文含义:美国标准)、国美(美国颠倒顺序)等商标,那这些商标又是如何注册成功的呢?

实务中,部分国内企业,或国外企业也申请上述类似的商标,但是惨遭失败,即使诉讼到北京知识产权法院、北京市高级人民法院,经过司法审查后,还是败诉。难道《中国商标法》的适用,会“因人而异”,不同的企业适用不同的标准吗?今天我们就来分析一下,究竟这些含有外国国名的商标注册成功的秘诀是什么!

 

成功的第一个秘诀:经过该国政府同意!

《中国商标法》第十条第一款第(2)项规定:“与外国的国家名称相同或者近似的标志不得作为商标使用,但经该国政府同意的除外”,因此,只要申请人能够提供该国政府同意的有效证据,即使与外国的国家名称相同或者近似,这样的标志依然可以争取到中国商标主管机关的核准注册。这个条款表述简单,但实务中对于什么样的证据视为该国政府同意的条件却是较为严格的,我们举两个一正一反的案例来加强一下理解。 

一个成功的案例:“NUTURE POLAND”(中文含义:自然波兰)在中国的注册经过

“NUTURE POLAND”是2017年1月,由我司代理波兰企业向中国商标局申请的一个英文商标,2017年11月1日被中国商标局以违反《中国商标法》第十条第一款第(2)项的规定驳回,由于在申请时,我们预见到中国商标局会以该条款为由驳回该申请(初审的时候,一般中国商标局是不会审查商标相关背景情况的),所以正式提交商标申请前就与申请人进行了复审阶段证据的沟通,并将相关复审需要的证据提前准备好,以备使用,因此在接到中国商标局的驳回通知书后,我们随即于2017年11月19日就向中国商评委提出了商标驳回复审申请,在驳回复审案件中,我们不仅向中国商评委出示了波兰官方同意涉案商标在波兰的相关产品上以该标志进行注册的相关证据,同时也向中国商评委提供了核实证据真实性的官方途径,很快,中国商评委于2018年06月12日就下发了准予该商标注册的决定。

  

 

同时,我们也列举一个申请失败的案例,以便加强我们对这个秘诀的全面理解。

2017年11月15日,美国某运通公司在中国申请了“美国运通”四个字的中文商标,中国商标局以该商标违反《中国商标法》第十条第一款第(2)项为由驳回了申请,随后,该公司进行了商标驳回复审,但是并没有得到中国商评委的支持,根据《中国商标法》第三十四条的规定,美国某运通公司又向法院提起了行政诉讼,要求法院撤销中国商评委的决定,本案历经北京知识产权法院一审,北京市高级人民法院二审的审理。2021年01月07日,北京市高级人民法院下发终审判决,判决书中进行了下面的说明:
  “虽然美国某运通公司提交了美国专利中国商标局出具的‘AMERICAN EXPRESS’商标注册信息复印件,用以证明‘AMERICAN EXPRESS’商标在第35、36、39、42类指定服务上已经在美国获准注册,但上述商标的申请注册情况不能当然证明美国政府同意美国运通公司将‘美国运通’作为商标在我国注册,故诉争商标属于《中国商标法》第十条第一款第二项所规定的不得作为商标使用的情形。

美国运通公司主张其他类似商标获准注册的事实不能成为诉争商标核准注册的当然依据,国家知识产权局及原审法院并未违反审查一致性原则。”

所以,这个商标历经四年,仍然没有得到相关主管机关的支持,其中一个比较重要的原因就是对“但经该国政府同意的除外”的法律规定的要求理解有一定偏差,导致走了四年弯路,仍无果而终。

结合这些经验与教训,我们可以知道,在适用这一条法律规定时,要注意到以下两个条件:

1、向中国商标局提交的商标标样应与外国政府同意的标样保持完全一致。

如果美国某运通公司在向中国商标局提交申请时,申请的是“AMERICAN  EXPRESS”英文商标,而不是中文商标,可能结局完全不一样。

2、向中国商标局申请核准的商品或服务项目应尽量与与外国政府核准的商品或服务项目保持完全一致。

 

成功的第二个秘诀:

具有明确的其他含义且不会造成公众误认的,可以注册。

国美、TURKEY、FRANK能够成功注册为商标,均属于第二种情况,比如TURKEY 英文商标,就与土耳其国名相同,但是英文含义为“火鸡”,所以第二含义相对于普通的中国消费者来说,更加普遍;而FRANK与法国国名“FRANCE”只相差两个字母,但是英文含义为“坦白的、真诚的”,也是常用英文人名“弗兰克”,考虑到第二含义与常见人名情况,中国商标局也核准该类英文名称为注册商标 。 

在此处,我们举一正两反三个案例,来分享这个秘诀如何运用。

第一个申请成功案例:在酒类上的“国美”商标经历了异议、无效等申请,依然有效是为什么?

2015年09月14日,武某在33类酒产品上申请了“国美”中文商标,2016年7月20日中国商标局通过审查,进行了初审公告,在2016年10月19日被人提出了异议,但是异议没有成功;随即又被人提出了无效,然而无效也没有成功。注册商标无效案件申请人杨某又向法院提起了诉讼,历经北京知识产权法院一审,北京市高级人民法院二审的审理。2020年08月21日,北京市高级人民法院下发终审判决,判决书中这样说明:

“本案中,虽然诉争商标‘國美’与美利坚合众国的中文简称‘美国’国名文字顺序相反,但考虑汉字语言的多样性,多篇文章和报道均将‘国美’解释为‘国家美丽’之义,该含义也符合汉字语言的认读习惯,为公众所接受,杨某未提交‘國美’作为‘美国’中文简称的官方文献证据,而且武某在二审程序中提交了‘国美GUOMEI’商标美国注册证,在无相反事实的情况下,可以印证诉争商标与美利坚合众国国名的中文简称整体上并不构成相同或近似,诉争商标的注册未构成2014年《中国商标法》第十条第一款第二项的规定,原审判决和被诉裁定对此认定并无不当。杨某的相关上诉理由不能成立,本院不予支持。”

这个就是比较典型的,与外国国名近似,但是具有明确的其它的含义,因而注册成功的案例;而且注册商标的效力也很稳定,即使一路被无效、诉讼,也依然得到中国商评委、法院的支持,维持了注册商标的有效性。

 

第二个申请失败的案例:“坚利美”商标案件

不知道是不是受国美商标的启发,也有人运用起了将外国国家名称倒叙的命名方式申请了“坚利美”,当然,被中国商标局驳回,这个申请人也挺执着的,走完了复审、一审、二审程序,但中国商评委与司法机关的态度都很一致,认为该商标不应该注册。

我们看一下北京市高级人民法院在判决书中的阐述:

本案中,申请商标为“坚+利+美”,其中汉字“坚”“利”“美”系该商标的显著识别部分,虽然申请商标在三个汉字之间有两个“+”且从左至右排列,但根据相关公众的一般认知及认读习惯,其在视觉效果上极易被识别为“美利坚”,该名称系美利坚合众国的国名,申请商标在整体上并未形成强于“美利坚”的其他含义,因此申请商标构成与美国国家名称近似的标志。在某公司未提交证据证明美国政府同意申请商标在中国作为商标注册的情况下,申请商标属于2013年《中国商标法》第十条第一款第(二)项所指不得作为商标注册使用的标志。原审判决对此认定正确,某公司的相关上诉理由均不能成立,本院不予支持。

由此可见,与外国国名近似的商标,在没有第二含义时,是很难注册成功的。

 

第三个案例也比较典型,这个案例中的企业走完了司法审查程序,成功得到高院对于“第二含义”的认可,但可能还要面临“不能造成公众误认”的审查。

2018年11月6日,来自英国的某金酒有限公司在酒上申请了AMERICAN EAGLE这个商标,随后被中国商标局引用《中国商标法》第十条第一款第(2)项给驳回了,该企业也进行了商标驳回复审,历经了北京知识产权法院一审,北京市高级人民法院二审的诉讼程序。

在二审的判决书中这样说明:

“根据上述规定,对于《中国商标法》第十条第一款第二项中关于商标标志同外国的国家名称‘相同或者近似’的判断,应当从商标标志整体上与外国国家名称进行比对,而非仅以诉争商标的部分要素进行片面比较。本案中,诉争商标为‘AMERICAN EAGLE’,其整体上可识别为‘美洲鹰’或者‘美国鹰’。中国公众在对诉争商标整体上进行识别时,并不会将其整体认为与美国国家名称相同或者近似,不构成《中国商标法》第十条第一款第二项的规定。原审判决及被诉决定认定诉争商标属于《中国商标法》第十条第一款第二项所指不得作为商标注册使用的标志不妥,本院予以纠正。但是,‘AMERICAN’具有‘美国的、美国人’等含义,且诉争商标的申请人为英国公司,对于诉争商标的申请注册不构成标法第十条第一款第二项的规定的认定,并不意味着其当然属于可以注册使用的商标,因此,国家知识产权局应针对诉争商标是否违反《中国商标法》的其他规定进行重新审查。

我们可以看到,在这个案例里,法院是认可了“AMERICAN EAGLE”商标整体是具有第二含义的,但是高院又说了,应当重新审查,看诉争商标是否违反了其它规定。

那么,还会有哪些其它规定呢? 这个时候,我们还要了解下面的这个规定:

“当商标包含国家名称,申请人并非来自该国的,使用在其指定的商品上,容易使公众发生商品产地误认的”商标,应当驳回。

因此,在上述第3个案例里,北京高院还特别的说明了一下,虽然高院撤销了原审判决与原商评审的决定,但也明确说了,这并不意味着诉争商标当然应该注册,还需要审查其它的规定。之所以如此明确的说明,是因为上述案例中的申请人并非来自美国,而是来自英国,所以中国商评委再次决定时,依然要审查该商标是否会引起消费者产生产地误认的情况。

综合上面三个案例,我们可以了解到,表面上看似一样的商标命名方式,但是命运完全不一样,主要原因还是要看与外国国家名称近似的商标是否有其它的含义,并且不得引起消费者对相关产品产地的来源产生误认。

 

 

成功的第三个秘诀:

商标所含国名只起表述所属国或其它特点的的作用

这个秘诀要成功发挥作用得同时具备以下两个条件:

1、商标所含国名与其他具备显著特征的标志相互独立;

2、国名仅起真实表示申请人所属国作用或与其他叙述性语言一起真实表示指定商品或服务有关特点的。

 

我们此处,也举两个一正一反的案例来进行理解,避免偏差。

 

一个申请成功案例,来自意大利人安东尼奥的申请

2011年7月7日,意大利人安东尼奥在服装第25类商品上向中国商标局申请了以下商标,2013年6月17日,中国商标局以该商标违反《中国商标法》第十条第一款第(2)项及第十一条第一款第(3)项驳回,认为该商标含有的ITALIANO与意大利国名ITALIA近似,另外还涉及到缺乏显著性的问题,后经过驳回复审,2014年4月27日,该商标通过审查,中国商标局发布了初审公告,核准了该商标在第25类服装上的注册。

 

我们可以分析一下这个商标标识是否符合我们前面提到的两个条件:

  (1)商标由上至下依次是图案、英文PRODOTTO NATURALE、ITALIANO、MADE  IN  ITALY共四部分,而英文部分PRODOTTO NATURALE、ITALIANO、MADE IN ITALY 是分为三行来排列的,很明显,表示国籍的部分位于商标最下方,与商标中真正起到识别作用的英文PRODOTTO NATURALE与图案,是相互独立的,并非说位于一列这样来设计的;

  (2)ITALIANO、ITALY是表示意大利的意思,申请人是意大利人,可以了解,所加入的ITALIANO、ITALY是表明申请人所属国的作用,不会引起消费者对产地来源的误认。

 

为了避免大家对这个秘诀错误的使用,我们再看看下面这个申请失败的案例:

 

2019年1年10月,某(摩纳哥)有限责任公司在35类申请了以下商标:

商标中含有“MONACO”,“MONACO”为摩洛哥公国的国家名称,申请人本身也是来自该国。但是这个国名部分与APM构成了一个商标整体,与APM并非相对独立的两个部分。这个商标经历了复审、北京知识产权法院一审的审理过程。

 

在北京知识产权法院的判决书中,明确了以下内容:

 

“本案中,诉争商标‘APMMONACO’中的‘APM’为臆造词汇,无固定含义;‘MONACO’为摩洛哥公国的国家名称。二者组合使用整体上并未形成明显区别于国家名称‘MONACO’的新含义,因此,诉争商标属于与国家名称近似的标志,不得作为商标使用。诉争商标的申请注册违反了《中国商标法》第十条第一款第(二)项的规定。”

 

所以,这个商标不仅没有第二含义,也没有与标识其它可识别的部分相对独立,所以不满足可以获准注册的条件,关于这一点,中国商评委与北京知识产权法院的态度是一致的。

 

综合上面三个秘诀,我们可以充分的了解到,之所以经常会出现一些完全矛盾的商标注册案例,其背后还是有他们各自不同的条件,是因为条件不相同,而造成了不同的结果,并非中国商标局或司法机关适用法律时不公平,仍然是“法律面前,人人平等”,要想得到公平的结果,关健还是要对国家的法律规定理解透彻,运用准确才行。

 希望本文对大家在进行商标命名、驳回复审或处理行政诉讼案件时有所帮助,撰写仓促,如果有不当之处,还烦请各广大同行、朋友们指正,赐教。

 

 

参考法律文书

1、(2020)京行终7029号二审行政判决书

2、(2020)京行终2955号二审行政判决书

3、(2020)京行终6197号二审行政判决书

4、(2020)京行终4840号二审行政判决书 

5、(2020)京73行初15183号一审行政判决书

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