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作者｜明月
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对于注册商标被无效宣告前的使用行为应当考虑其特殊性，在判断侵权及赔偿时，要结合在后商标权利人在申请注册与使用时是否存在主观上的恶意进行判断。
实践中，如果一项注册商标因与他人在先注册商标构成近似而被宣告无效，则该商标就不应当继续使用，否则会构成商标侵权，甚至有可能要承担惩罚性赔偿责任，这种继续使用的情况，相对来说，结果就比较单一。
（可查看文章：商标无效后仍继续使用，应承担侵权责任，并可适用惩罚性赔偿）
本文则主要介绍注册商标无效前的使用行为的定性及责任承担问题。
根据商标法第四十七条的规定，注册商标专用权视为自始即不存在，则注册商标被宣告无效前的使用行为就失去了合法基础，因此也会构成侵犯在先注册商标专用权的行为，虽然在侵权定性上没有太多争议，但是否应当承担损害赔偿责任，就需要判断在后注册商标持有人是否有主观上的恶意，恶意的有无，会导致完全不同的后果。
这类案件一般有三种情况，我们结合司法案例来为大家进行介绍。
✎ 在后商标权利人在权利期限内的商标使用行为规范，并且不存在主观恶意，虽然会被认定构成侵权行为，但并不承担损害赔偿责任。
这种情况主要适用于在后商标权利人主观上没有过错，在使用注册商标时，也没有不规范使用的情况，因此出于对“社会经济秩序及商标注册公信力的维护”的考虑，法院更倾向于认定被告在被宣告无效前的使用行为构成商标侵权，但无需承担损害赔偿责任。
比如第（2021）闽0582民初6756号 、(2019)浙01民初958号商标侵权案。
这两个案例中，原告对被告在注册期间、商标无效宣告申请后至商评委裁定期间、商标无效宣告行政诉讼期间的使用行为均主张了侵权责任，并要求赔偿损失。
在第(2021)闽0582民初6756号案件中，法院认定被告的商业使用行为侵犯了原告注册商标专用权，应当承担停止使用的责任，但不承担损害赔偿责任；根据公平的原则，由被告承担维权的合理支出。
在第(2019)浙01民初958号案件中，法官在判决书中做了非常清晰的阐述，对权利期限内的使用行为认定侵权，但无需承担赔偿责任；对注册商标无效后的使用行为认定侵权，同时判赔被告承担300万元的损害赔偿责任。
在958号这个案件中，法官对于被告在权利期限内的商标使用行为不承担赔偿责任的原因，法官作出了如下精彩分析：
1、对注册商标无效前的使用行为，虽然现行中国商标法没有明确，但是《民法典》第一千一百六十五条第一款有清楚的规定：“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。”
因此，在商标法未明确规定情况下,应当依照侵权责任的一般原理加以考量。也就是说，此时损害赔偿责任的成立应当以侵权人存在过错为要件。
2、对于因商标近似而被认定不法的情形，其判断主观性强，需要相当专业知识，作为普通的商标权人而言，要求其对相关商标构成近似作准确判断难免责之过重。因此，对作为本案被告（在后商标权利人）而言，在无其他证据证明其存在过错的前提下，难以认定其在该商标有效期间在剃须刀商品上的使用行为存在侵权的主观过错。
小编看到判决书中这一段时，忽然觉得一个好法官对民生有多重要，确实，商标近似的问题在专业人员之间尚会存在争议，更何况普通的非专人员如何能预知这些侵权风险呢？
一个法官，如果能知“世间人情冷暖”，“知百姓不易”，那真是老百姓的幸运！这样的好法官必然能真正解决争端，而不是争端的推手，真希望好法官越来越多。
3、注册商标被宣告无效前在权利范围内的使用行为，侵害其他注册商标专用权的，是否应当承担损害赔偿责任的问题，涉及到多种利益的平衡。其中包括对在先注册商标专用权这一私权的保护、对商标注册公信力的维护、对诚信经营的鼓励、对商标使用所关联到的其他主体的利益等。
事实上，我国商标法中基于利益平衡的考量已作相应制度设置，如商标法第四十七条第二款等。应当说，私权并非绝对，在特定情形下，对私权的保护需要为公信力的维护等其他社会利益留有空间。如果在商标被无效宣告后，对此之前的使用行为不加区分地作侵权认定并判令赔偿，无疑有损于商标注册的公信力。
综合上述因素的考虑，法院认为被告对于注册商标无效宣告前的商业使用行为无需承担损害赔偿责任。
✎ 商标申请及使用具有主观恶意，那么商标无效前的使用行为会被认定为侵权，还会承担损害赔偿责任。
这种情况主要是针对“存在明显傍名牌、搭便车的原商标注册人”而言，此情况的侵权人在注册商标时就具有明显主观过错，其原注册商标徒有注册外壳、缺乏实质合法权利，因此，原商标注册人在其商标被无效宣告之前的使用行为往往会被认定构成侵权并应当承担赔偿责任。
比如第(2020)豫知民终263号号“巨人教育”商标侵权案。
在本案中，被告所享有的注册商标于2018年6月14日被商评委宣告无效后，被告不服该裁定，向北京市知识产权法院提出行政诉讼，一审维持裁定后，又向北京市高级人民法院提起二审，2019年12月30二审判决继续维持原判。=
原告于2019年6月3日、2019年8月7日分别委托公证处对被告的侵权行为进行公证，证据保全完成后，遂提起商标侵权诉讼。在这个案件中，对于被告的侵权恶意，法院作出如下判断：
根据公证书显示，被告二在店面门头上使用“北京巨人教育”，且在“Boss直聘”网站发布的招聘信息页面中使用与原告所有的第9417374号“巨人教育”商标相同的商标，容易导致混淆或误认，具有攀附原告商标权的故意。
该案，法院判在后商标权利人及被许可人均承担赔偿责任。
从这个案件中，我们可以总结这样的经验：
1、一般无效宣告后，在后商标权利人可能会继续提起行政诉讼，此时，如果在后商标权利人确实存在“傍名牌、搭便车”的恶意，比如有误导性宣传等行为，在先商标权利人可以开始进行证据保全、立案等工作了。
2、如果发现侵权方有注销公司、转移财产等企图逃避法律责任等行为，要及时采取起诉、财产保全等相关法律措施，不能按部就班的等商标局进行注册商标无效公告后再进行。
只能说，在商标世界里，“诚信才是王道！”；换句话说，作为维权的这一方，必然是会紧抓“不诚信”这一点予以痛击的
✎虽然有注册商标，但是没有规范使用注册商标，因而不能以其名义下拥有的注册商标作为不侵权的抗辩理由。
从实践中，在后注册者一定要注意一个问题，就是如果存在注册商标不规范使用，或超范围使用等行为的，即使主观上没有恶意，也是有可能构成商标侵权行为的。
也就是说：商标专用权范围既是商标注册人行使权利的根据，也是对其进行保护的界限。没有规范使用注册商标的行为，比如“以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标”或者“超出核定范围”使用，本质上就是滥用注册商标专用权的行为。
滥用注册商标专用权的行为，不再是正当行使专用权的行为，不能成为侵权行为的阻却理由。
比如第(2022)豫知民终194号商标侵权案件。
在这个案件里，法院详细的论述了为什么被告持有的注册商标不能作为抗辩理由，法院在判决书中提到，在“通常情况下，商标标志构成要素在实际使用中进行适当的改变而不影响注册商标显著性的，应当认定为注册商标的使用。”
但是本案中，被诉侵权标识改变了被告持有注册商标的显著识别部分，导致被告的使用行为更容易使一般公众将被诉侵权产品标识与原告所持有的注册商标相误淆或误认，而不易与被告的注册商标产生联系，因此，被诉侵权标识的使用不能视为对被告持有注册商标的规范使用，那么被告持有的注册商标也不能在本案中作为抗辩理由。
又比如第(2021)浙01民初560号"施华蔻"商标侵权案。
该案经过一审审理后，浙江省杭州市中级人民法院判被告承担经济损失及为制止侵权所支出的合理费用共计人民币1500万元；这个案件法院适用了惩罚性赔偿。
原告汉高公司是全球知名化妆及美容美发用品企业，旗下美发品牌“施华蔻Schwarzkopf”已有逾百年历史，是当今世界三大美发化妆品品牌之一，销售遍布全球80多个国家，受到众多国际专业发型师的认可和推崇；因此原告的知名度必然是比较高的。
在这个案件中，对被告开展美容连锁店铺等侵权行为的认定起始时间是2017年，法院认为被告“侵权行为至迟自2017年6月开始，直至2021年2月未停止，牟取利益，系典型的以侵权为业”。
而被告持有的第4877807 号在第44类的“按摩； 理发店； 美容院”上注册的“施华蔻”商标于2024年4月13日才正式由商标局公告宣告无效。
在这个案件中，尽管被告持有在44类的注册商标，但法院综合考虑被告存在以下相关行为，最后认定被告具有侵权恶意，主要有三点：
1、被告申请了大量类似商标，同时还购买他人注册的“施华蔻”商标，借此实施侵权行为，可见主观恶意。
2、被告对自有的注册商标并不是规范使用，而是在使用的过程中，将其自有注册商标与汉高公司涉案注册商标相结合，形成高度近似的侵权标识，进一步贴靠汉高公司涉案注册商标，加深了相关公众的混淆。
3、被告其它抢注商标被异议或无效，但被告的侵权行为没有停止，可见被告侵权的故意。
根据上面的案例，我们可以总结出如下经验：
1、商标申请时尽量避开同行业里知名度高的商标；尤其要关注被知名商标持有人提出异议或无效宣告的案件，必要时，要进行合理的避让或使用上的克制；
很多知识产权管理意识较强的企业，在提出异议或无效后，下一步就是提起侵权诉讼，由于惩罚性赔偿现在适用地比较普遍，所以，收到高额赔偿诉状的机率就大了；
2、购买商标时，要注意商标持有人名义下是否存在多件与他人知名商标相同或近似的商标，有这种情况时，谨慎购买；
3、即使自己拥有注册商标，也需要规范地使用，避免因不规范使用导致的侵权责任，设置必要的内部法务审核环节，以控制广告宣传、产品外包装等物料上出现侵权风险。
总之，我们主要还是要了解当自有注册商标因与在先注册商标构成近似而被无效后，你会不会承担过多的法律责任，咱们了解了这些规则，就不会有太多的焦虑！
另外，如果不是故意侵权，但你还是收到高额赔偿诉状，那么，希望你遇到一个好律师！
